NUESTROS SERVICIOS EN RELACION CON LAS PATENTES

Asesoramiento general y gestiones ante organismos de registro:

• Auditorías de cartera
• Asesoramiento sobre estrategias de protección de invenciones
• Informes de búsqueda de antecedentes del estado de la técnica
• Estudios de infracción potencial de patentes (“freedom to operate”)
• Solicitudes de patente y de modelo de utilidad en España
• Solicitudes de patente europea y de patentes internacionales
• Solicitudes de patente en el extranjero (mediante la contratación de agentes acreditados ante el organismo de registro del país)
• Oposiciones a patentes españolas y europeas
• Solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras para impedir la importación de mercancías infractoras de derechos de patente

Asesoramiento jurídico y actuaciones en tribunales:

• Análisis de disputas legales y establecimiento de estrategias
• Reclamaciones extrajudiciales contra infractores
• Respuesta a reclamaciones extrajudiciales
• Dirección letrada de procedimientos ante los tribunales españoles, en representación del demandante o del demandado, en todos los tipos de acciones relativas a derechos de patente, en particular:
• Acciones por vulneración de derechos de patente, tanto mediante demanda ante los tribunales civiles como mediante querellas por delito contra la propiedad industrial
• Acciones de nulidad de patente
• Acciones reivindicatorias de titularidad de patente
• Demandas contencioso-administrativas contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas

VENTAJAS DE PATENTAR UNA INVENCIÓN

Una invención es por lo general el resultado de una ardua y costosa tarea de investigación. Pero si una vez divulgada esa invención(por ejemplo, mediante su puesta en el mercado) cualquiera pudiera explotarla comercialmente, resultaría difícil recuperar el dinero invertido.

Obteniendo una patente, su titular podrá prohibir que otros hagan uso de la invención durante el periodo legalmente establecido. El disponer de un tiempo sin competencia es fundamental para recuperar la inversión, por lo que las patentes actúan como una recompensa al esfuerzo creativo y un incentivo a la investigación.

LA SOLICITUD DE PATENTE

Mediante la solicitud de patente el solicitante declara que la invención que se describe en el documento ha sido realizada por él, por lo que pide se le conceda un derecho de propiedad sobre ella.

El solicitante puede ser el mismo inventor, o más habitualmente, la empresa para la que trabaja el inventor o equipo de investigación. La solicitud comprende:

• Una descripción del invento, de manera suficientemente clara y completa para que un experto pueda ejecutarla.
• Una o varias reivindicaciones, en las que con claridad y concisión se defina el objeto para el que se solicita la protección. Desde el punto de vista comercial, las reivindicaciones son la clave de una patente.
• En la mayoría de los casos, uno o varios dibujos del invento.

La descripción, reivindicaciones y dibujos son referidos conjuntamente como “MEMORIA”.

Redactar una memoria de patente es un trabajo muy complejo:

• Por un lado, se ha tener presente el estado de la técnica, tratando de no incluir como invención propia elementos que ya existían.
• Por otro lado, hay que definir la invención de la manera más amplia que permita el estado de la técnica: si la reivindicación principal es indebidamente detallada, se estará permitiendo a los competidores aprovecharse de la invención obviando elementos prescindibles, sin que legalmente estén infringiendo la patente.

El valor comercial de una invención patentada depende en buena medida de la calidad de la memoria de patente. El inventor es un experto en su campo, pero desconoce la técnica de redactar memorias de patente. Por ello es fundamental confiar la redacción de la memoria a un experto. En InterAlia realizamos esta tarea mediante colaboradores externos seleccionados en función del campo de la técnica al que pertenezca la invención.

QUÉ ES PATENTABLE

El objeto de una patente debe ser una INVENCIÓN. La invención es una solución a un problema técnico, y puede consistir en un dispositivo, una sustancia química, materia biológica obtenida en laboratorio o los procedimientos de fabricación u obtención de sustancias.

Están expresamente excluidos de patente, por no considerarse invenciones, determinadas materias como los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos de negocio y los programas de ordenador.

Además las leyes de patentes exceptúan la patente de determinadas materias que en principio responden al concepto de invención, por ejemplo, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal.

LA NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA

El objeto que se pretende patentar ha de ser NUEVO y ha de implicar ACTIVIDAD INVENTIVA. Estos son los requisitos de patentabilidad más importantes. Debido a ellos, es habitual que durante el procedimiento de concesión la solicitud haya de ser modificada (concediéndose la patente para una invención más limitada de lo que se pretendía), o sea denegada; o posteriormente sea declarada nula total o parcialmente en sentencia judicial.

NOVEDAD: La invención es nueva si, tal y como está definida en la solicitud de patente, no existía con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente. Y no existía si un objeto con las mismas características técnicas no había sido hecho accesible al público por cualquier medio: un catálogo comercial, una web o red social, una presentación en un congreso científico o feria de muestras, o una publicación escrita(por ejemplo, una solicitud de patente o una revista científica o técnica). Todo ello constituye el estado de la técnica.

Quien desee patentar un objeto de su invención debe presentar la solicitud antes de realizar cualquier acto divulgación, por ejemplo vender el producto o anunciarlo en su web, pues de lo contrario su invención ya no cumpliría el requisito de novedad.

ACTIVIDAD INVENTIVA: Aun siendo nueva a la vista de lo existente, una invención puede resultar obvia para un experto en la materia, en el sentido de que podría haber llegado a ella sin realizar ningún esfuerzo creativo.

Para evaluar la novedad y la actividad inventiva la referencia es siempre el estado de la técnica. En la práctica, el estado de la técnica que en la mayoría de los casos manejan las oficinas de patentes y los tribunales está constituido por solicitudes de patente publicadas en cualquier país del mundo. Mediante bases de datos como Espacenet, disponible en la Oficina Europea de Patentes, puede accederse, utilizando diversos criterios de búsqueda, a millones de documentos de patente:

http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html

Uno de los criterios elementales en la búsqueda ha de ser el sector de la técnica a que se refiere la invención, para lo cual debe usarse la Clasificación Internacional de Patentes, que puede consultarse en

http://cip.oepm.es/ipcpub/#lang=es&menulang=ES&refresh=page

Una búsqueda de antecedentes no consiste solo en el acopio de documentos, sino en dar con los verdaderamente relevantes, lo que exige un dominio de los diversos criterios de búsqueda y una posterior tarea de evaluación para detectar el alcance real de cada documento en relación con la prevista solicitud de patente. Por ello, es recomendable confiar esta tarea a un profesional, que además emplea bases de datos accesibles únicamente mediante pago.

LA TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

Las fases más importantes de la tramitación de una patente son:

Informe sobre el estado de la técnica: el técnico examinador realiza una búsqueda de documentos del estado de la técnica, calificándolos en función de cómo afecten al objeto de la invención. Las calificaciones más importantes son:

• “X”, el documento afecta al requisito de novedad, porque en él se describe en todo o en parte la invención que se pretende patentar.
• “Y”, el documento afecta al requisito de la actividad inventiva.

El examinador emite también una opinión escrita con sus comentarios sobre el contenido de los documentos citados y por qué afectan a la novedad o actividad inventiva; o poniendo de manifiesto otras deficiencias.

Publicación de la solicitud: La oficina pone la solicitud de patente a disposición del público, anunciándolo en su boletín oficial y haciéndola accesible en sus bases de datos. La publicación tiene lugar a los 18 meses de la fecha de presentación de la solicitud. El solicitante puede pedir una publicación anticipada.

Es importante que una empresa tenga conocimiento de la publicación de solicitudes de patente de sus competidores, pues pueden ser relevantes para investigaciones en curso (ahorrando costes al poder utilizar lícitamente la información contenida en la solicitud publicada) o podrían afectar a la comercialización de sus productos ya en el mercado o en desarrollo. En Interalia podemos realizar una vigilancia informática que detecte todas las solicitudes de una empresa.

Examen de fondo: Es la fase más importante de la tramitación. Se examina si el objeto de la patente se considera invención, si está exceptuado de patentabilidad, si – a la vista de los documentos citados en el informe del estado de la técnica - cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva; así como otros requisitos tales como la unidad de invención o la suficiencia de la descripción.

El examinador comunica las objeciones que encuentre e invita al solicitante a realizar alegaciones y en su caso modificaciones de la solicitud. Aunque lo pida el examinador, no siempre hay por qué modificar las reivindicaciones, o en todo caso no hay que restringirlas más allá de lo estrictamente necesario para salvar las objeciones, pues de lo contrario el solicitante estará limitando sin motivo el ámbito de protección de su patente. Por ello es fundamental contar con asesoramiento profesional durante toda la tramitación pero especialmente en esta fase de examen.

Oposiciones de terceros: las leyes de patentes dan a los terceros (en la práctica, competidores del solicitante) la oportunidad de oponerse a la patente, alegando normalmente falta de novedad o actividad inventiva a la vista de documentos del estado de la técnica no tenidos en cuenta por el examinador y a los que han tenido acceso por su específico conocimiento del sector (por ejemplo, pueden saber que el solicitante divulgó su invención mediante una presentación comercial o en un catálogo de su empresa). Las oposiciones pueden tener lugar antes o después de la concesión de la patente.

LOS DISTINTOS TIPOS DE PATENTE

Para patentar una invención realizada en España puede optarse por estas vías:

• Patente o modelo de utilidad en España
• Patente europea
• Patente internacional

La patente nacional: La solicitud se tramita y la patente se concede por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tiene la peculiaridad de que el examen de fondo se divide en dos partes: una al inicio y otra (la más importante en la mayoría de los casos, pues incluye la novedad y actividad inventiva) después del informe sobre el estado de la técnica. Este último examen es opcional para el solicitante. La nueva Ley 24/2015, de Patentes, publicada el 25 de julio de 2015 y que entrará en vigor el 1 de abril de 2017, establece un examen sustantivo de carácter obligatorio sobre todos los requisitos de validez de la patente, incluyendo por tanto novedad y actividad inventiva.

El modelo de utilidad: se diferencia de la patente principalmente en que su duración es de 10 años y en que su tramitación es más sencilla, de modo que puede concederse en unos cinco meses. Se aplica a invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja para su uso o fabricación.

La patente europea: tramitadas y concedidas por la Oficina de Patentes Europeas, con sede central en Munich (Alemania), considerada la mejor oficina de patentes del mundo. Una sola solicitud permite abarcar todos los países de la Unión Europea, más otros no miembros como Suiza, Noruega y Turquía. Es la vía adecuada para quien desde un inicio desea protección para su invención en tres o más de estos países. Una vez concedida, no se tiene una patente europea con efectos en todo el territorio, sino que la patente tendrá efecto en los países que elija el titular, que deberá en algunos casos traducir su patente al idioma local y pagará en lo sucesivo sus tasas anuales de mantenimiento a cada una de esas oficinas nacionales. No obstante en breve se espera la entrada en vigor de la denominada “patente europea con efectos unitarios” que simplificará y abaratará considerablemente este aspecto.

La patente internacional: Regida por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, del que forman parte 148 países, cuya lista completa puede consultar en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que administra este sistema desde su sede en Ginebra (Suiza):

http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html

Una única solicitud de patente internacional surte el mismo efecto que si se hubiera presentado una solicitud de patente en cada uno de los 148 países miembros, y durante 31 meses deja la puerta abierta a que el solicitante obtenga protección definitiva para su invención en todos ellos, o en los que él elija.

Tras la solicitud se emite un informe de búsqueda internacional y a los 18 meses se lleva a cabo la publicación internacional de la solicitud. Existe la opción de un examen preliminar internacional de patentabilidad.

Posteriormente, el solicitante deberá decidir en qué países le interesa efectivamente obtener protección para su invención, y en consecuencia tendrá que pedir a las oficinas de patentes de esos países que continúen tramitando la solicitud internacional, que de este modo se convierte en una solicitud nacional en cada uno de tales países. Es decir, son las oficinas nacionales las que realizan el examen definitivo y conceden o deniegan la patente.

En consecuencia, al final del proceso el solicitante no tiene una “patente internacional”, sino un grupo de patentes nacionales derivadas de su inicial solicitud de patente internacional, pero habiéndose ahorrado el coste de una solicitud y un informe de búsqueda (y en su caso, tasas de publicación) en cada uno de esos países, aparte de otras ventajas y ahorros derivados de cuestiones logísticas.

Puede consultar las tasas relativas a las solicitudes de patente internacional en:
http://www.wipo.int/pct/en/fees/

DURACION Y MANTENIMIENTO DE LA PATENTE

La patente tiene una vida legal de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud.

Dado que desde la presentación de la solicitud hasta la concesión pueden transcurrir de media 3 años, y que la patente solo puede hacerse valer una vez concedida, la vida efectiva de la patente es de unos 17 años.

Para mantener en vigor una patente es necesario abonar a la oficina a cargo de ella una tasa anual.