NUESTROS SERVICIOS EN RELACION CON LAS MARCAS

Asesoramiento general y gestiones ante organismos de registro:

• Auditorías de cartera
• Asesoramiento sobre estrategias de protección de nuevas marcas
• Informes de búsqueda y estudios sobre viabilidad de registro
• Solicitudes de marca en España, en la Unión Europea y de marca internacional
• Solicitudes de marca en el extranjero (mediante la contratación de agentes acreditados ante el organismo de registro del país)
• Vigilancia de marcas
• Oposiciones a marcas españolas, europeas y extranjeras
• Acciones de nulidad y de cancelación por falta de uso de marcas europeas
• Solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras para impedir la importación de mercancías infractoras de derechos de marca

Asesoramiento jurídico y actuaciones en tribunales:

• Análisis de disputas legales y establecimiento de estrategias
• Reclamaciones extrajudiciales contra infractores
• Respuesta a reclamaciones extrajudiciales
• Dirección letrada de procedimientos ante los tribunales españoles, en representación del demandante o del demandado, en todos los tipos de acciones relativas a derechos de marca, en particular:
• Acciones por vulneración de derechos de marca, tanto mediante demanda ante los tribunales civiles como mediante querellas por delito contra la propiedad industrial
• Acciones de nulidad del registro de marcas españolas
• Acciones reivindicatorias de titularidad de marca
• Acciones de cancelación por falta de uso de marcas españolas
• Acciones de competencia desleal por actos de confusión
• Demandas contencioso-administrativas contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas
• Demandas ante el Tribunal General de la Unión Europea contra resoluciones de la Oficina de Marcas Europeas

POR QUÉ SE DEBE REGISTRAR LA MARCA

Los consumidores asumen que todos los productos o servicios que lleven una misma marca proceden de un mismo empresario. Si un competidor pudiera usar una marca igual o similar, los consumidores confundirían los productos o servicios de uno y otro, lo que puede provocar pérdida de ventas, reclamaciones de clientes, daño a la reputación, etc. Para impedirlo es necesario, salvo casos excepcionales, tener registrada la marca.

Riesgos de usar una marca sin registrar: quien use una marca que no tenga registrada se expone a que un tercero la registre fraudulentamente, lo que le obligará a recuperarla mediante un procedimiento judicial. O peor aún, se arriesga a que un tercero registre de buena fe una marca igual o similar, ya que este tercero tendrá un derecho prioritario y podrá prohibirle el uso de aquella marca no registrada.

QUÉ DEBE VALORARSE ANTES DE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE REGISTRO

Registrar una marca no es una mera tarea burocrática. Deben valorarse muchos factores para evitar retrasos durante la tramitación, o que se deniegue una marca que era viable o se registre una marca que realmente no sirve a las necesidades de su titular.

1º Clasificación: El primer paso es determinar a qué productos y servicios se aplicará la marca, describiéndolos con arreglo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza), que puede consultarse en:

http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action

2º Determinar si la marca seleccionada puede encontrar obstáculos al registro: existen dos tipos de obstáculos:

• Motivos absolutos de denegación: con el fin de que sean fáciles de recordar, en ocasiones se idean marcas que son descriptivas del producto o servicio o de alguna de sus características, cuyo registro no es posible, por ejemplo NATURAL BEAUTY para cosméticos. Esta es la prohibición absoluta más frecuente. Para evitar denegaciones, con la consiguiente pérdida del dinero gastado en la solicitud, hay que evaluar si el signo es descriptivo, cuestión casi siempre compleja para la que es preciso el asesoramiento profesional. Asimismo debe estudiarse si la marca incurre en otras prohibiciones de este tipo, que a veces pueden evitarse redactando adecuadamente la lista de productos y servicios.
• Existencia de marcas anteriores confundibles: para detectarlas, ha de llevarse a cabo una búsqueda informática, para lo que existen bases de datos de acceso público. La que permite búsquedas con arreglo a más criterios y abarca más oficinas de marcas es TMview: https://www.tmdn.org/tmview/welcome

Para mayor seguridad, puede completarse la búsqueda en otras bases de datos:

Localizador de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, específica para marcas y nombres comerciales españoles:

http://sitadex.oepm.es/Localizador/buscarDenominacion.jsp

Base de datos de Marcas Internacionales (Romarin):

http://www.wipo.int/romarin/

• La búsqueda de antecedentes es una tarea por lo general laboriosa y compleja. Es recomendable el asesoramiento profesional para evaluar sus resultados, pues son muchos los factores que han de tenerse en cuenta: similitud de los signos, similitud de los productos o servicios, si la marca que se va a solicitar es nacional o comunitaria, la antigüedad de la marca detectada, si está siendo usada, etc.

3º Optar por solicitar el registro en España o en la Unión Europea:

Para ello deberá tenerse en cuenta especialmente si el negocio se va a desarrollar solo en España o si ya hay planes de ventas o apertura de filiales en Europa, o es probable que esto suceda, por lo que en previsión de ello puede ser conveniente desde un principio proteger la marca en toda la Unión Europea: el coste de registrar la marca en España y en otro país europeo cualquiera es mayor que el de registrar la marca desde un principio en toda la Unión Europea.

LA SOLICITUD DE REGISTRO

1. Examen de formalidades, especialmente de la clasificación de productos.
2. Examen de prohibiciones absolutas de registro: algunas objeciones pueden salvarse restringiendo la lista de productos. Pero cuando se trata de falta de distintividad, no puede cambiarse el diseño de la marca, por ejemplo para añadirle un diseño gráfico, sino que, en su caso, habría que presentar una nueva solicitud. Esto tendría que haberse previsto antes, con lo que se hubiera ahorrado el dinero invertido en la primera solicitud.
3. Oposiciones de terceros: las posibilidades de actuación son muy variadas, incluyendo los acuerdos de coexistencia con las marcas del oponente. Con un adecuado asesoramiento profesional pueden salvarse marcas que de otro modo serán denegadas.

UNA VEZ REGISTRADA LA MARCA

Una vez registrada la marca, su titular debe evitar que se admitan a registro marcas que puedan causar riesgo de confusión con la suya, bien sean marcas españolas, europeas o internacionales que designen a España o a la Unión Europea.

Para ello es necesario establecer una vigilancia informática de las solicitudes que se publiquen en los boletines oficiales correspondientes. En InterAlia ofrecemos este servicio sin cargo durante toda la vigencia de la marca. Antes de recomendar una oposición, estudiamos las circunstancias de cada caso.

SI LE INTERESA PROTEGER SU MARCA EN OTROS PAISES

En cualquier momento pueden surgir oportunidades de abrir una filial de la empresa o distribuir sus productos en otros países. Una de las primeras precauciones ha de ser solicitar en ese país el registro de sus marcas, pues son frecuentes los casos en que el posible socio o distribuidor local se adelanta a registrarlas a su nombre.

En ocasiones es necesario solicitar la marca directamente ante el organismo de registro de que se trate, contratando los servicios de un profesional acreditado en ese país. En InterAlia podemos encargarnos de ello, con las ventajas de que respondemos directamente por el trabajo del agente extranjero de nuestra confianza, la comunicación es más fluida, le ahorramos el tiempo necesario para realizar una tarea especializada y conseguimos mejores precios.

Otra vía es la SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL, mediante la cual puede obtenerse protección en los países miembros del tratado internacional que regula esta materia. Forman parte de él mercados de gran importancia como Estados Unidos, México, la Unión Europea, China y Japón. Puede consultar la lista completa en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que administra este sistema desde su sede en Ginebra (Suiza):

http://www.wipo.int/madrid/es/members/

Su gran ventaja es que una única solicitud internacional que designe, por ejemplo, a Estados Unidos, China y Japón vale como si simultáneamente se hubieran presentado sendas solicitudes de marca directamente en cada país. El coste de esa solicitud internacional es menor que el de las tres solicitudes individuales.

Debido al importe de la tasa básica, la solicitud de marca internacional no es rentable si solo se designan uno o dos países. Puede usted mismo calcular el importe de las tasas en función de los países de su interés mediante el calculador de tasas de la oficina de marcas internacionales:

http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp