NUESTROS SERVICIOS EN RELACION CON LAS MARCAS

Asesoramiento general y gestiones ante organismos de registro:

  • Auditorías de cartera
  • Asesoramiento sobre estrategias de protección de nuevas marcas
  • Informes de búsqueda y estudios sobre viabilidad de registro
  • Solicitudes de marca en España, en la Unión Europea y de marca internacional
  • Solicitudes de marca en el extranjero (mediante la contratación de agentes acreditados ante el organismo de registro del país)
  • Vigilancia de marcas
  • Oposiciones a marcas españolas, europeas y extranjeras
  • Acciones de nulidad y de cancelación por falta de uso de marcas europeas
  • Solicitudes de intervención de las autoridades aduaneras para impedir la importación de mercancías infractoras de derechos de marca

Asesoramiento jurídico y actuaciones en tribunales:

  • Análisis de disputas legales y establecimiento de estrategias
  • Reclamaciones extrajudiciales contra infractores
  • Respuesta a reclamaciones extrajudiciales
  • Dirección letrada de procedimientos ante los tribunales españoles, en representación del demandante o del demandado, en todos los tipos de acciones relativas a derechos de marca, en particular:
    • Acciones por vulneración de derechos de marca, tanto mediante demanda ante los tribunales civiles como mediante querellas por delito contra la propiedad industrial
    • Acciones de nulidad del registro de marcas españolas
    • Acciones reivindicatorias de titularidad de marca
    • Acciones de cancelación por falta de uso de marcas españolas
    • Acciones de competencia desleal por actos de confusión
    • Demandas contencioso-administrativas contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas
  • Demandas ante el Tribunal General de la Unión Europea contra resoluciones de la Oficina de Marcas Europeas

POR QUÉ SE DEBE REGISTRAR LA MARCA

Los consumidores asumen que todos los productos o servicios que lleven una misma marca proceden de un mismo empresario. Si un competidor pudiera usar una marca igual o similar, los consumidores confundirían los productos o servicios de uno y otro, lo que puede provocar pérdida de ventas, reclamaciones de clientes, daño a la reputación, etc. Para impedirlo es necesario, salvo casos excepcionales, tener registrada la marca.

Riesgos de usar una marca sin registrar: quien use una marca que no tenga registrada se expone a que un tercero la registre fraudulentamente, lo que le obligará a recuperarla mediante un procedimiento judicial. O peor aún, se arriesga a que un tercero registre de buena fe una marca igual o similar, ya que este tercero tendrá un derecho prioritario y podrá prohibirle el uso de aquella marca no registrada.

QUÉ DEBE VALORARSE ANTES DE PRESENTAR UNA SOLICITUD DE REGISTRO

Registrar una marca no es una mera tarea burocrática. Deben valorarse muchos factores para evitar retrasos durante la tramitación, o que se deniegue una marca que era viable o se registre una marca que realmente no sirve a las necesidades de su titular.

1º Clasificación: El primer paso es determinar a qué productos y servicios se aplicará la marca, describiéndolos con arreglo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza), que puede consultarse en:

http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action

2º Determinar si la marca seleccionada puede encontrar obstáculos al registro: existen dos tipos de obstáculos:

  • Motivos absolutos de denegación: con el fin de que sean fáciles de recordar, en ocasiones se idean marcas que son descriptivas del producto o servicio o de alguna de sus características, cuyo registro no es posible, por ejemplo NATURAL BEAUTY para cosméticos. Esta es la prohibición absoluta más frecuente. Para evitar denegaciones, con la consiguiente pérdida del dinero gastado en la solicitud, hay que evaluar si el signo es descriptivo, cuestión casi siempre compleja para la que es preciso el asesoramiento profesional. Asimismo debe estudiarse si la marca incurre en otras prohibiciones de este tipo, que a veces pueden evitarse redactando adecuadamente la lista de productos y servicios.
  • Existencia de marcas anteriores confundibles: para detectarlas, ha de llevarse a cabo una búsqueda informática, para lo que existen bases de datos de acceso público. La que permite búsquedas con arreglo a más criterios y abarca más oficinas de marcas es TMview: https://www.tmdn.org/tmview/welcome

Para mayor seguridad, puede completarse la búsqueda en otras bases de datos:

Localizador de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, específica para marcas y nombres comerciales españoles:

http://sitadex.oepm.es/Localizador/buscarDenominacion.jsp

Base de datos de Marcas Internacionales (Romarin):

http://www.wipo.int/romarin/

  • La búsqueda de antecedentes es una tarea por lo general laboriosa y compleja. Es recomendable el asesoramiento profesional para evaluar sus resultados, pues son muchos los factores que han de tenerse en cuenta: similitud de los signos, similitud de los productos o servicios, si la marca que se va a solicitar es nacional o comunitaria, la antigüedad de la marca detectada, si está siendo usada, etc.

3º Optar por solicitar el registro en España o en la Unión Europea:

Para ello deberá tenerse en cuenta especialmente si el negocio se va a desarrollar solo en España o si ya hay planes de ventas o apertura de filiales en Europa, o es probable que esto suceda, por lo que en previsión de ello puede ser conveniente desde un principio proteger la marca en toda la Unión Europea: el coste de registrar la marca en España y en otro país europeo cualquiera es mayor que el de registrar la marca desde un principio en toda la Unión Europea.

LA SOLICITUD DE REGISTRO

  1. Examen de formalidades, especialmente de la clasificación de productos.
  2. Examen de prohibiciones absolutas de registro: algunas objeciones pueden salvarse restringiendo la lista de productos. Pero cuando se trata de falta de distintividad, no puede cambiarse el diseño de la marca, por ejemplo para añadirle un diseño gráfico, sino que, en su caso, habría que presentar una nueva solicitud. Esto tendría que haberse previsto antes, con lo que se hubiera ahorrado el dinero invertido en la primera solicitud.
  3. Oposiciones de terceros: las posibilidades de actuación son muy variadas, incluyendo los acuerdos de coexistencia con las marcas del oponente. Con un adecuado asesoramiento profesional pueden salvarse marcas que de otro modo serán denegadas.

UNA VEZ REGISTRADA LA MARCA

Una vez registrada la marca, su titular debe evitar que se admitan a registro marcas que puedan causar riesgo de confusión con la suya, bien sean marcas españolas, europeas o internacionales que designen a España o a la Unión Europea.

Para ello es necesario establecer una vigilancia informática de las solicitudes que se publiquen en los boletines oficiales correspondientes. En InterAlia ofrecemos este servicio sin cargo durante toda la vigencia de la marca. Antes de recomendar una oposición, estudiamos las circunstancias de cada caso.

SI LE INTERESA PROTEGER SU MARCA EN OTROS PAISES

En cualquier momento pueden surgir oportunidades de abrir una filial de la empresa o distribuir sus productos en otros países. Una de las primeras precauciones ha de ser solicitar en ese país el registro de sus marcas, pues son frecuentes los casos en que el posible socio o distribuidor local se adelanta a registrarlas a su nombre.

En ocasiones es necesario solicitar la marca directamente ante el organismo de registro de que se trate, contratando los servicios de un profesional acreditado en ese país. En InterAlia podemos encargarnos de ello, con las ventajas de que respondemos directamente por el trabajo del agente extranjero de nuestra confianza, la comunicación es más fluida, le ahorramos el tiempo necesario para realizar una tarea especializada y conseguimos mejores precios.

Otra vía es la SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL, mediante la cual puede obtenerse protección en los países miembros del tratado internacional que regula esta materia. Forman parte de él mercados de gran importancia como Estados Unidos, México, la Unión Europea, China y Japón. Puede consultar la lista completa en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que administra este sistema desde su sede en Ginebra (Suiza):

http://www.wipo.int/madrid/es/members/

Su gran ventaja es que una única solicitud internacional que designe, por ejemplo, a Estados Unidos, China y Japón vale como si simultáneamente se hubieran presentado sendas solicitudes de marca directamente en cada país. El coste de esa solicitud internacional es menor que el de las tres solicitudes individuales.

Debido al importe de la tasa básica, la solicitud de marca internacional no es rentable si solo se designan uno o dos países. Puede usted mismo calcular el importe de las tasas en función de los países de su interés mediante el calculador de tasas de la oficina de marcas internacionales:

http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp

Actualidad

30.11.2018

Juzgados de competencia exclusiva para litigios de propiedad industrial. A partir del 1 de enero de 2019, los órganos jurisdiccionales competentes para los litigios de propiedad industrial basados en patentes, marcas y diseños registrados en España serán los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Coruña, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. Si el demandado tiene domicilio en una comunidad autónoma en la que se encuentre uno de esos juzgados, se le debe demandar en él. Si está domiciliado en otra comunidad, el demandante puede elegir a qué juzgado acudir. Pero si la demanda se funda en una marca o diseño de la Unión Europea, el único juzgado competente será el de lo mercantil de Alicante.

07.11.2018

InterAlia imparte taller sobre Propiedad Intelectual. Organizado por el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca y financiado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, InterAlia Patentes ha impartido a un grupo de emprendedores un primer curso sobre aspectos de la propiedad intelectual importantes para el desarrollo de proyectos empresariales. InterAlia estará a cargo de más cursos en los próximos meses.

30.04.2018

Importante sentencia del Tribunal de Justicia UE sobre diseños técnicos. Si la forma de un producto está determinada exclusivamente por la función técnica que ha de cumplir el producto, esa forma no se puede válidamente registrar como diseño (artículo 8 del Reglamento de Diseños Comunitarios). La interpretación de esta prohibición no ha sido pacífica. Tanto la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE como el Tribunal de Marca y Diseño Comunitario de España han recurrido habitualmente al criterio de la multiplicidad de formas: la forma que se pretende registrar no es exclusivamente técnica si existe una forma alternativa. Pero es difícil pensar en una forma determinada que no tenga al menos una alternativa que pudiera cumplir la misma función técnica. Otro criterio interpretativo es el de la causalidad: lo importante es si el diseñador ha tenido en mente consideraciones estéticas, o solo técnicas, es decir, si la forma está encaminada únicamente a la optimización del funcionamiento del producto, o si se ha tratado simultáneamente de mejorar su aspecto estético. El TJUE, en sentencia de 8 de marzo 2018 recaída en una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán (C-395/16 Doceram vs CeramTec), se ha decantado por este último criterio, ya que, como acertadamente expuso el Abogado General, si se sigue el de la multiplicidad de formas, alguien podría registrar el diseño de todas las formas posibles, con lo que de hecho obtendría la exclusiva de una solución técnica por la vía del diseño, en vez de por la patente.

13.02.2018

13.02.2018

Importantes litigios sobre secretos industriales en Estados Unidos. Samsung ha sido demandada por la empresa de Chicago NuCurrent, por haberse apropiado ilicitamente de tecnologia sobre recarga de moviles sin necesidad de cables, que segun NuCurrent le fue mostrada en una reunion bajo condicion de confidencialidad. Los telefonos Galaxy S7 y S8 incorporarian esta tecnologia. En otro pleito de gran relevancia, Uber ha pagado 245 millones de dolares en acciones a Waymo (division de Google para vehiculos sin conductor) como transaccion de un pleito sobre apropiacion por Uber de secretos industriales. Levandowski, jefe de investigacion de Waymo, dejo el puesto y creo su propia empresa, que al poco tiempo fue adquirida por Uber. Waymo sospecho que Uber estaba usando tecnologia que consideraba secreto industrial y descubrio que, antes de irse, Levandowski se habia descargado 14.000 ficheros con informacion confidencial.

26.10.2017

Protección del diseño de un bolso como obra artística. El diseño de los productos destinados a su fabricación industrial normalmente se protege mediante la legislación del diseño industrial, pero existen vías alternativas y excepcionales. La primera es la competencia desleal, que existirá cuando la imitación de un producto provoca riesgo de asociación, lo cual sólo puede ocurrir si el producto pionero goza de singularidad competitiva. La segunda es considerar que el producto está protegido como obra artística por la legislación sobre propiedad intelectual (derechos de autor). Para ello el producto debe tener “originalidad”. Mediante sentencia de 15 de septiembre de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que el diseño del bolso “Le Pliage” de la firma francesa Longchamp tiene la suficiente originalidad “como expresión de la personalidad de su autor” para que su copia pueda ser impedida como obra artística protegida por el derecho de autor. Sin duda en esta interpretación ha influido el hecho de que el diseño lleva largo tiempo en el mercado, ha sido muy publicitado, tiene características de forma que lo distinguen del habitual diseño de un bolso y tanto la casa fabricante como el modelo en particular gozan de reconocido prestigio (lo que hubiera sido igualmente bastante para su protección por la vía de la competencia desleal, como producto dotado de singularidad competitiva.)

29.09.2017

Reforma de la legislación sobre marca europea: comienzan a aplicarse los dos reglamentos de ejecución. El 23 de marzo de 2016 entró en vigor de una importante modificación en la legislación reguladora de la anteriormente conocida como marca comunitaria, que pasó a denominarse marca de la Unión Europea. No obstante, algunos puntos no entraron en vigor porque necesitaban legislación complementaria. Esa legislación, en forma de dos reglamentos de ejecución, el 2017/1430 (conocido como el Reglamento Delegado) y el 2017/1431 (Reglamento de Ejecución), comenzará a APLICARSE A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2017. Lo más importante de su contenido, a efectos prácticos, es la especificación de cómo deben presentarse los distintos tipos de marca que no son convencionales. Por ejemplo, para registrar una marca multimedia, que consiste en la combinación de sonido e imagen, debe presentarse un archivo audiovisual. Además se introducen cambios procedimentales de alcance.

06.04.2017

Entrada en vigor de la Ley 24/2015, de Patentes: el 1 de abril ha entrado en vigor una nueva ley de patentes en Espa�a. La ley anterior, de 1986, moderniz� significativamente el derecho de patentes, para que Espa�a pudiera acceder al Mercado Com�n y al Convenio de la Patente Europea. Pero aun as� la ley presentaba una caracter�stica que la diferenciaba de la mayor�a de su entorno: el examen sustantivo se ce��a a si la materia estaba o no excluida de patentabilidad, excluy�ndose el examen de los requisitos de novedad y de actividad inventiva. Posteriormente este examen pas� a ser opcional. Con la nueva ley, todas las solicitudes de patente ser�n sometidas a un completo examen de fondo, con lo cual el derecho espa�ol se pone definitivamente a la altura de los ordenamientos europeos. Esta es la novedad m�s importante de la ley, que contribuir� a que las patentes espa�olas sean m�s fuertes en sus ataques a los infractores. El Real Decreto 316/2017, que aprueba el reglamento para la ejecuci�n de la Ley de Patentes, tambi�n ha entrado en vigor.Entrada en vigor de la Ley 24/2015, de Patentes: el 1 de abril ha entrado en vigor una nueva ley de patentes en Espa�a. La ley anterior, de 1986, moderniz� significativamente el derecho de patentes, para que Espa�a pudiera acceder al Mercado Com�n y al Convenio de la Patente Europea. Pero aun as� la ley presentaba una caracter�stica que la diferenciaba de la mayor�a de su entorno: el examen sustantivo se ce��a a si la materia estaba o no excluida de patentabilidad, excluy�ndose el examen de los requisitos de novedad y de actividad inventiva. Posteriormente este examen pas� a ser opcional. Con la nueva ley, todas las solicitudes de patente ser�n sometidas a un completo examen de fondo, con lo cual el derecho espa�ol se pone definitivamente a la altura de los ordenamientos europeos. Esta es la novedad m�s importante de la ley, que contribuir� a que las patentes espa�olas sean m�s fuertes en sus ataques a los infractores. El Real Decreto 316/2017, que aprueba el reglamento para la ejecuci�n de la Ley de Patentes, tambi�n ha entrado en vigor.

08.02.2017

AVANCES HACIA EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES: RATIFICACIÓN DEL REINO UNIDO. El Reino Unido ha anunciado su intención de ratificar el tratado sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Es un paso muy importante hacia el establecimiento de este tribunal, ya que Reino Unido, Francia y Alemania son los tres únicos países cuya ratificación es obligatoria para la entrada en vigor del tratado. Francia ya lo ha ratificado, en Alemania los trámites están avanzados y existían dudas sobre la posición del Reino Unido tras el referéndum del 23 de junio 2016 favorable al abandono de la UE. Este tratado no es normativa de la Unión Europea, por lo que la eventual salida del Reino Unido de la UE no afectará a su condición de miembro de la Patente Europea ni de este tribunal.

26.05.2016

INTERALIA RECIBE PREMIO INTERNACIONAL: InterAlia Patentes y Marcas ha sido premiada en los INTELLECTUAL PROPERTY AWARDS 2016 (Premios de Propiedad Intelectual 2016), otorgados por la revista de negocios británica ADQUISITION INTERNACIONAL, en la categoría “Best for IP Prosecution – Spain” (Mejor Agencia de Patentes y Marcas – España). InterAlia es la única firma española distinguida en esta edición de los premios, entre otras de muchos países en distintas categorías. Con este motivo, la revista ADQUISITION INTERNATIONAL ha publicado un número especial con reportajes de todas las firmas reconocidas con el galardón. Para leer el COMUNICADO DE PRENSA sobre los premios: http://www.acquisition-intl.com/2016-the-2016-intellectual-property-awards-press-release Consulte el número especial de la REVISTA: http://issuu.com/aiglobalmedia/docs/2016_ip_awards_magazine/21?e=15629828/35803796

18.03.2016

18/03/2016 Entrada en vigor de las modificaciones del Reglamento sobre la Marca Comunitaria: el Reglamento del Consejo Europeo que crea y regula la marca comunitaria ha sido modificado en varios aspectos, entre los que destacan: 1) Cambio de nombre de la Oficina: el nombre oficial del organismo encargado del registro de las marcas comunitarias era Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), aunque en la práctica también se denominada Oficina de Marcas Comunitarias. Ahora pasará a llamarse OFICINA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNION EUROPEA. 2) La “marca comunitaria” pasará a ser denominada “marca de la Unión Europea”. 3) TASAS: hasta ahora, la tasa de solicitud era de €900 y daba derecho a designar productos y servicios de hasta 3 clases distintas de la clasificación internacional. A partir de ahora, se pagará una tasa por cada clase de productos y servicios. Los nuevos importes de las tasas son: €850 por la primera clase, €50 por la segunda clase, €150 por cada clase adicional. Como en la práctica en la mayor parte de los casos una sola clase es suficiente, en tales casos el solicitante experimentará una rebaja de €50 en las tasas de su solicitud, lo cual se reflejará en las tarifas de InterAlia. Las tasas de renovación se rebajan, igualándose a las de solicitud. 4) Se crea la figura de la Marca de Certificación, que puede ser solicitada, por ejemplo, por una asociación de fabricantes de un producto cuyos requisitos y características se especifican en una norma aprobada por la asociación, de modo que todos los asociados puedan usar la marca de certificación junto con su marca particular, garantizando así al consumidor que el producto cumple con aquellos requisitos. Estas modificaciones entran en vigor el próximo 23 de marzo.

01.12.2015

InterAlia imparte seminario sobre patentes y marcas: organizado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y desarrollado en su Edificio I+D+i, durante los días 24 y 25 de noviembre el Agente Oficial de la Propiedad Industrial Carlos Hernández ha explicado a jóvenes emprendedores las cuestiones más importantes sobre propiedad industrial que se les podrán plantear en su práctica empresarial.

19.10.2015

Tribunal de Marcas Comunitarias prohíbe el uso de marcas ajenas en imitaciones de perfumes: se trata de un caso en que un fabricante de perfumes no copia o imita una marca de otro, ya que vende los perfumes con su propia marca. Pero en los lineales del punto de venta o en folletos puestos a disposición del comprador, se indica que la fragancia de dicho perfume “equivale a Paco Rabanne” (por ejemplo), con lo cual se está usando la marca ajena PACO RABANNE en un contexto comercial. El fabricante se amparaba en que dicho uso de una marca ajena es necesario para describir las características del perfume. Sin embargo, los tribunales españoles, a instancias del grupo de perfumería y moda Puig (propietarios de conocidas marcas como “Carolina Herrera”, “Paco Rabanne” o “Nina Ricci”) han confirmado que esta práctica es ilícita porque supone un aprovechamiento indebido del prestigio y reputación de esas marcas. Además se declara que el presentar los perfumes como imitación o réplica de perfumes de marca conocida constituye competencia desleal.

16.03.2015

Los productos falsificados que más habitualmente llegan al público son ropa, calzado, gafas de sol, bolsos, joyería y relojería. Normalmente el consumidor es consciente de que adquiere un producto falso (lo que no disminuye el reproche jurídico y ético del acto). Menos sabido es que también se falsifican productos con una incidencia directa en la salud y la seguridad, como medicamentos y piezas de repuesto para aviones y coches. En estos casos, el comprador cree erróneamente que el producto es auténtico. La Oficina de Marcas Comunitarias ha elaborado un informe según el cual sólo en el sector de los perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal (champúes, dentífricos) las falsificaciones causan unas pérdidas de ingresos en toda la cadena de 4.700 millones de euros al año. Si no existieran, se estima que el sector daría empleo a 50.000 personas más.

04.02.2015

Las patentes europeas podrán tener efecto en Marruecos: a partir del 1 de marzo de 2015, quien solicite una patente europea podrá, abonando una tasa extra de €240, reservarse la posibilidad de que, una vez concedida, su patente europea pueda tener efecto en Marruecos exactamente igual que si hubiera obtenido una patente directa en ese país.

03.02.2015

Las solicitudes de registro de signos distintivos (marcas y nombres comerciales) en la Oficina Española de Patentes y Marcas han aumentado un 8,53% en 2014, hasta alcanzar las 57.156 solicitudes. Las 2689 solicitudes de modelo de utilidad suponen asimismo un incremento del 2,13%. En cambio, las solicitudes de patente (3.031) han descendido un 3,26%, si bien este descenso es menor que el de años anteriores.

31.01.2015

Incremento de las solicitudes de patentes europeas: la Oficina Europea de Patentes recibió 273.000 solicitudes en 2014, la cifra más alta de su historia y un incremento del 3% con relación a 2013.

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